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1. 해외 상표등록출원의 개요
상표법은 속지주의를 원칙으로 하므로, 대한민국에서 등록된 상표는 국내에서만 효력이 인정됩니다. 따라서 해외에서 동일한 상표의 권리를 확보하기 위해서는 각국 특허청에 별도로 상표등록출원을 하거나, 국제출원제도를 이용해야 합니다. 현재 해외 출원은 다음의 두 가지 방식으로 나뉩니다.
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통상의 해외출원 절차(직접출원)
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마드리드 의정서(Madrid Protocol)에 따른 국제출원 절차
2. 통상의 해외 상표등록출원
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출원인은 국내 상표출원 후 6개월 이내에 해외에서 우선권을 주장할 수 있으며, 이 경우 해외출원의 출원일은 국내출원일로 소급됩니다. 6개월이 지난 후에도 출원이 가능하지만, 우선권의 이익은 상실됩니다. 즉, 해외 상표등록을 고려한다면 국내출원일로부터 6개월 이내에 출원하는 것이 중요합니다.
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통상의 해외출원은 각 국가별로 현지 언어로 출원서를 작성, 현지 대리인을 통해 출원, 현지 통화로 수수료 납부해야 하므로 비용과 시간이 많이 소요됩니다. 이러한 단점을 보완하기 위해 국제적으로 다국가 1출원 시스템이 마련되었으며, 대표적으로 마드리드 체제(Madrid System)가 운영되고 있습니다.
3. 마드리드 의정서에 따른 국제출원
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국내 상표출원 또는 등록을 기초출원(또는 기초등록)으로 하여 지식재산처(KIPO)를 통해 영어로 작성된 단일 국제출원서를 제출하면, 지정한 모든 가입국에서 동시에 출원한 것으로 간주됩니다.
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이를 통해 출원인은 하나의 출원, 하나의 언어, 하나의 수수료 납부, 여러 국가에 동시 효력 발생이라는 절차 간소화 및 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.
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다만, 국제출원을 하기 위해서는 국내에 기초가 되는 상표출원 또는 등록이 반드시 존재해야 합니다.
4. 마드리드 의정서 관련 주요 절차
(1) 본국관청(the Office of Origin) 절차
국제출원은 반드시 본국관청(지식재산처)을 거쳐야 하며, 지식재산처는 국제출원의 기재가 국내출원 또는 등록 내용과 일치하는지 확인 후 WIPO 국제사무국으로 송부합니다.
(2) 지정국관청(the Office of a Designated Contracting Party) 절차
외국인이 자국 특허청을 통해 국제출원을 하여 대한민국을 지정국으로 지정한 경우, 그 출원은 국제등록일 또는 사후지정일에 국내 출원된 것으로 간주됩니다. 다만, 마드리드 의정서에서 인정되지 않는 일부 절차(출원의 분할·변경 등)에 대해서는 국내특례가 적용됩니다.
5. 해외출원 전략의 요점 정리
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해외 상표권은 국내 등록만으로 보호되지 않습니다.
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국내출원일로부터 6개월 이내 해외출원 시 우선권이 인정됩니다.
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비용 효율성과 절차 간소화를 원할 경우 마드리드 국제출원을 활용할 수 있습니다.
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국제출원을 위해서는 국내 기초출원 또는 등록이 반드시 필요합니다.
자료출처: 지식재산처 https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200154
