당소에서 법률 대리를 맡았던 이 사건은, 2013년에 출원되어 2016년 개정 상표법 시행 이후인 2017년에 등록결정된 저희 고객의 등록상표(이하, 이 사건 상표)에 대해 상대방이 특허심판원에 청구한 상표등록 무효심판에서 기각심결이 내려진 뒤 다시 이에 불복해 상대방이 특허법원에 제기한 심결취소소송에 대한 사안으로, 상표법 제34조 제1항 제7호의 적용 여부와 이를 판단하는 시점 등을 둘러싼 법적 논쟁 사건이었습니다.
1. 사건 쟁점
이 사건 상표가 2013년에 출원되었지만, 2016년 개정 상표법 시행 이후에 등록결정된 점을 고려할 때, 이 사건 상표의 등록무효 여부와 관련하여, 1) 구 상표법 제7조 제1항 제7호가 적용되는지 아니면 개정 상표법 제34조 제1항 제7호가 적용되는지, 그리고 2) 개정 상표법 제34조 제1항 제7호가 적용된다면 그 판단 시점이 이 사건 상표의 출원 시점인지 아니면 등록결정 시점인지 등이 사건의 주요 쟁점이었습니다.
2. 상대방(원고) 주장과 우리 측(피고) 주장
위 쟁점과 관련하여, [1] 상대방은 1) 이 사건 상표에는 구 상표법이 적용되어야 한다고 주장하였고, 2) 설사 개정 상표법이 적용되더라도 그 판단 시점은 이 사건 상표의 출원 시점이어야 한다고 주장하였고, [2] 이에 대해 저희는 1) 이 사건 상표에는 개정 상표법 제34조 제1항 제7호가 적용되어야 한다고 주장하였고, 2) 그 판단 시점은 이 사건 상표의 등록결정 시점이여야 한다고 주장하였습니다.
3. 특허법원 판단
위 주장들에 대해 특허법원은, 위 저희 주장과 같이, 1) 2016년 개정 상표법 부칙 제4조는 상표등록을 받을 수 없는 상표에 관한 규정의 적용례로, 제34조 제1항 제21호만 제외하고 나머지 조항들은 모두 개정규정으로 간주되며, 따라서 사건 상표에는 구 상표법이 아닌 개정 상표법 제34조 제1항 제7호가 적용되는 것이 타당하므로, 이에 대한 상대방의 주장은 받아들일 수 없다 하였고, 2) 상표법은 등록주의를 기반으로 하고 있으며, 상표 등록 여부를 판단하는 기준 시점은 등록결정 시점으로 보는 것이 원칙이고, 개정 상표법 제34조 제2항은 국제적 조화를 위해 판단 시점을 등록결정 시점이며, 따라서 이 사건 상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지 여부는 등록결정 시점을 기준으로 판단하는 것이 타당하므로, 이에 대한 상대방의 주장은 역시 이유 없다고 판단하였습니다.
본 특허법원의 판결은 개정 상표법의 적용 및 판단 시점에 대한 명확한 기준을 세우는 판례로서, 저희의 개정 법률의 적용 범위와 판단 기준에 대한 명확한 법적 분석 및 그에 대한 주장을 통해 해당 판결을 이끌어낼 수 있었으며, 이에 따라 저희 고객의 등록상표가 무효되는 것을 성공적으로 막아낼 수 있었습니다.
