[관련기사 1 - 리걸타임즈] '판매장소 제한 약정' 어기고 온라인몰에서 시계 판매했어도 상표권 침해 아니야
[관련기사 2 - 법률신문] [판결] 상표권자 동의없이 온라인 판매… “상표권 침해 아니다”
1. 개요
1) 상표권자가 통상사용권자에게 제조, 판매를 허락하면서 '판매장소 제한약정'을 부가하였음.
2) 그런데 통상사용권자가 '판매장소 제한약정'을 위반하여 피고인(유통인)에게 제품을 공급하였고, 피고인은 통상사용권자로부터 구매한 제품을 인터넷에서 판매하였음.
3) 상표권자가 피고인을 고소하였고, 검사는 피고인의 행위가 상표권 침해죄에 해당한다고 판단하여 기소하였음.
2. 경과
1) 1심 법원 : 유죄 (피고인 항소)
2) 2심 범원 : 유죄 (피고인 상고)
3. 대법원 판단의 요지
1) 상표권이 소진되었는지 여부 (적극)
지정상품, 존속기간, 지역 등 통상사용권의 범위는 통상사용권계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있다. 하지만 통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우까지 일률적으로 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없고, 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 품질보증 기능의 훼손 여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권의 소진 여부 및 상표권이 침해되었는지 여부를 판단하여야 한다.
그런데, ●피고인이 판매한 제품은 통상사용권자가 적법하게 생산한 소위 진정상품인 점, ●통상사용권자가 판매장소 제한약정을 위반한 것만으로는 상표의 출처표시기능이나 품질보증기능이 침해되었다고 보기 어려운 점, ●상표권자는 상표권사용계약에 따라 통상사용권자로부터 상표권 사용료를 지급받기로 하였고, 통상사용권자는 피고인으로부터 대가를 받고 상품을 공급한 것이므로, 상품이 판매됨으로써 상표권자에게 금전적 보상이 이루어졌다고 볼 수 있는 점 등을 고려하면, 이 사건에서 상표권자가 추가적인 유통을 금지할 이익이 크다고 보기는 어려운 반면, 거래를 통해 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성은 인정된다.
결국 통상사용권자가 피고인에게 상품을 공급함으로써 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다.
2) 피고인에게 상표권 침해의 고의가 존재하는지 여부 (소극)
● 피고인은 일관하여 상표권침해 사실을 부인하면서 판매장소 제한약정을 알지 못하였다는 취지로 주장하여 왔다.
● 이에 반해, 상표권자 또는 통상사용권자가 피고인에게 판매장소 제한약정을 알려주었다는 증거는 없다
● 오히려 피고인이 제출한 증거에 의하면 통상사용권자는 정품확인서 및 생산확인서를 작성해주었는데, 여기에는 “피고인에게 납품한 제품은, 통상사용권자가 정식 라이센스를 받아 제조한 정품으로서 정식유통이 가능하고, 위조상품 및 상표위반 상품인 경우 손해배상을 하겠다”는 내용이 기재되어 있다.
● 그런데도 원심은 피고인의 시계판매업 경력, 상표권에 대한 경험과 지식 등에 비 추어 볼 때, 피고인에게는 적어도 이 사건 상표권 침해행위에 대한 미필적 고의가 인정된다고 보아 공소사실을 유죄로 판단하였다.
● 이러한 원심의 판단에는 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 상표법 위반죄의 고의에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.
4. 판결의 의의
이 판결은, 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품이 유통된 경우 일률적으로 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수 없고 제반사정을 고려하여 상표권의 소진 여부를 판단해야 한다는 원칙을 최초로 판시한 판결입니다.
라이센싱 과정에서 외부에 공시되지 않는 사정들로부터 제3자(구매자, 유통인 등)를 보호할 필요가 있음을 고려한 것으로 볼 수 있겠습니다.
법무법인/특허법인 서한은 의뢰인의 권리구제를 위해 끝까지 최선을 다하고 있습니다.
