등록상표의 부정사용을 이유로 상대방의 상표를 등록취소한다는 취소심결을 이끌어 낸 사례 - MONCROSS vs. MONCLOS

1. 사안의 개요

- 청구인은 'MONCROSS(몽크로스)' 상표의 상표권자입니다. (지정상품 화장품 등)

- 피청구인은 영문자 'monclos'와 국문자 '몽끌로'가 상하로 병기된 상표의 상표권자입니다. (지정상품 화장품 등)

- 피청구인은 등록상표를 그대로 사용하지 않고 요부인 한글 부분 '몽끌로'를 생략한 채 '몽클로스', 'MONCLOS' 형태로 변형하여 화장품에 사용해 왔습니다.

- 서한은 청구인을 대리하여, ① 부정사용(상표법 제119조 제1항 제1호)과 ② 불사용(같은 항 제3호)을 이유로, 피청구인의 상표등록은 취소되어야 한다는 취지의 취소심판을 제기하였습니다.

표장의 유사성: 실사용상표('몽클로스', 'MONCLOS')와 대상상표('몽크로스', 'MONCROSS')는 외관·관념은 대비되지 않으나, 4음절 중 둘째 음절('클'/'크')만 차이가 있어 호칭이 동일·유사하므로 서로 유사한 표장으로 판단되었습니다.
상품의 견련성 및 혼동 우려: 화장품과 패션잡화·의류는 상품류가 다르더라도, 하나의 브랜드로 함께 취급하는 '토털패션' 거래실정상 경제적 견련관계가 밀접하여 오인·혼동 우려가 있다고 보았습니다. 특허심판원은 대상상표의 사용기간(2010년부터), 사용권 계약 현황(90여 개 업체), 매출액(수년간 약 1,672억 원), 언론·SNS 노출 등을 근거로 대상상표가 국내에서 널리 알려진 상표임을 인정하였습니다.
고의의 추정: 대상상표가 주지된 이상, 특단의 사정이 없는 한 부정사용의 고의가 추정된다는 법리에 따라 피청구인의 고의도 인정되었습니다.

피청구인은 심판청구일 전 3년 이내 정당사용 증거를 제출하였으나, 실제 사용한 표장은 등록상표의 요부인 한글 부분 '몽끌로'가 생략된 'monclos'뿐이어서 등록상표와 거래통념상 동일성이 인정되지 않는다고 판단되었습니다. 실사용상표의 실제 호칭('몽클로스')도 등록상표의 호칭('몽끌로')과 달랐습니다.
결국 심판청구일 전 3년 이내 정당사용이 증명되지 않아 제3호 취소사유도 인정되었습니다.

변형사용 상표는 실제 사용된 형태를 기준으로 독자적으로 판단됩니다. 등록상표를 타인의 유명 상표에 근접하도록 변형하여 사용한 경우, 등록상표와의 동일성 여부와 무관하게 '유사 상표의 사용'으로서 부정사용 취소사유가 될 수 있습니다.
이종상품 간에도 견련성에 따라 혼동 우려가 인정될 수 있습니다. 토털패션 브랜드 운영이 일반화된 거래실정상 화장품과 패션잡화·의류 간에도 경제적 견련관계가 인정될 수 있어, 브랜드 확장 시 인접 업종의 유사 표장 사용을 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
불사용취소의 '동일성' 판단은 부정사용의 '유사성' 판단보다 훨씬 엄격합니다. 결합상표의 요부가 생략된 실사용상표는 오랜 사용 기간에도 정당한 사용으로 인정되지 않을 수 있으므로, 등록 표장 그대로의 사용 또는 요부를 유지한 사용이 중요합니다.
이번 심결은 하나의 등록상표에 대해 부정사용·불사용 취소사유가 동시에 인정된 사례로, 취소사유를 중첩적으로 구성해 청구할 필요성과 실익을 보여줍니다.

특허법인/법무법인 서한은 다수의 성공 사례와 풍부한 실무 경험을 바탕으로, 고객 기업의 상황과 니즈에 맞춘 최적의 대응 전략을 제공하여 권리 분쟁에서 유리한 결과를 이끌어 내고 있습니다.

(본 사안은 피청구인의 불복으로 인하여 현재 특허법원에 계속 중입니다.)