당소에서 법률대리를 맡았던 본 사건은, 저희 고객에게 상표권 침해를 주장한 상대방 등록상표(아래 표 참조)에 대한 무효심결의 취소소송에 대한 것으로, 상대방 등록상표의 식별력 유무 및 등록 후 식별력 상실 여부가 문제된 사건이었습니다.
1. 사건 개요
상대방이 저희 고객을 상대로 자신의 등록상표에 대한 침해를 주장하였고, 이에 침해 회피를 위하여 당소에서는 저희 고객을 대리하여 특허심판원에 상대방의 등록상표에 대한 무효심판을 청구하였으며, 이에 특허심판원에서는 당소 주장과 같이 상대방의 등록상표가 식별력이 없거나 등록 후 식별력을 상실했다는 이유로 무효심결을 내렸고, 상대방은 이에 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 제기하였습니다.
2. 양측 주장
[1] 당소에서는 상대방의 등록상표는 (1) '쌀'은 원재료를, '대롱'은 형상을 각각 표시하여 이의 결합에 의해서도 식별력이 없고, (2) 등록 후 다수 업체에서 '쌀대롱'이라는 표장을 널리 사용하고 있어 후발적으로 식별력이 상실되었으므로 무효가 되어야 한다고 주장하였고, [2] 이에 대해 상대방은 자신의 등록상표는 (1) '쌀'과 '대롱'이 불가분적으로 결합한 조어 상표로서 지정상품인 과자류와 관련하여 '쌀로 만든 대롱 모양의 과자'를 직감시키는 기술적 표장이 아니고, (2) 등록 후 자신이 영업을 양도하거나 유통계약을 체결한 업체에 의해 사용되고 있는 것에 불과해 다수 업체의 사용에 의하여 식별력이 상실되지 않았다고 주장하였습니다.
3. 법원의 판단
법원은 당소의 주장을 받아들여, (1) 상대방의 등록상표에서 '쌀'은 원재료를 나타내고, '대롱'은 형상을 나타내므로, '쌀대롱'은 원재료와 형상을 직접적으로 표시하고, 이를 접하는 일반 수요자나 거래자는 이를 쌀로 만든 대롱모양의 과자로 인식할 것이며, (2) 설령 상대방의 등록상표가 등록결정시 식별력이 있었다고 하더라도 다수의 업체에서 과자에 '대롱'이라는 표시를 사용하고 있고, 여러 업체에서 과자 제품에 '쌀대롱'이라는 표시를 하고 있는 점 등을 고려했을 때 상대방 등록상표는 등록 후 후발적으로도 지정상품의 원재료나 형상 등을 표시하는 것으로 인식되었으므로, 이에 따라 무효가 되어야 한다고 판결하였습니다(대법원 상고 기각에 따라 원심 판결 확정).
위 사례처럼, 당소에서는 다수의 성공 사례와 풍부한 실무 경험을 바탕으로, 고객 기업의 상황과 니즈에 맞춘 최적의 대응 전략을 제공하여 권리 분쟁에서 유리한 결과를 이끌어 내고 있습니다.
